(Bild von Dominik Schüßler auf Pixabay)
Znaki towarowe są oznaczeniami umożliwiającymi odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorców. W szczególności rejestracja znaku towarowego we właściwym urzędzie krajowym, EUIPO lub WIPO prowadzi do uzyskania prawa wyłączności właściciela znaku do jego używania w obrocie gospodarczym w odniesieniu do określonych towarów lub usług. Stosowanie identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do podobnych lub identycznych towarów i usług przez osoby trzecie stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego. Znaki towarowe, które dodatkowo posiadają renomę cieszą się dalej idącym zakresem ochrony. W trzech wyrokach dotyczących unijnego znaku towarowego Öko-Test niemiecki Trybunał Federalny (niem. Bundesgerichtshof, dalej BGH) sformułował swoiste „wytyczne” nt. przesłanek i zakresu ochrony renomowanych znaków towarowych.
Znak jakości „Öko-Test”
Właściciel znaku towarowego – wydawnictwo ÖKO-Test Verlag GmbH – od ponad trzech dekad wydaje magazyn Öko-Test, w którym publikowane są wyniki testów towarów i usług. Testowane towary to wszelkiego rodzaju artykuły konsumenckie codziennego użytku. Badania prowadzane są pod kątem zgodności z wymaganiami środowiskowymi i konsumenckimi. Na podstawie przeprowadzonych testów przyznawany jest odpowiedni certyfikat jakości. Znak jakości Öko-Test może być następnie odpłatnie używany przez producentów i dystrybutorów testowanych produktów na ich opakowaniu po zawarciu umowy licencyjnej z wydawnictwem. To właśnie logo znaku jakości Öko-Test zostało zarejestrowane w EUIPO jako unijny znak towarowy podlegający ochronie w odniesieniu do usług opisanych jako „porady konsumenckie i informacje konsumenckie przy wyborze towarów i usług”.
Sytuacja wyjściowa sporów prawnych
We wszystkich sprawach rozstrzygniętych przez BGH pozwanymi byli sprzedawcy internetowi, którzy używali logo Öko-Test z dopiskiem w mniejszej czcionce „RICHTIG GUT LEBEN” w opisie oferowanych produktów takich jak stelaż pod materac, kask rowerowy, butelka dla dziecka, gryzak czy poduszka. Konkretne produkty nie zostały przetestowane przez wydawnictwo Öko-Test. Testom zostały poddane wprawdzie produkty tej samej kategorii jednak w innych rozmiarach albo w innych kolorach. Sprzedawcy nie zawarli umów licencyjnych z wydawnictwem Öko-Test. Wydawnictwo domagało się od pozwanych zaniechania oraz zwrotu kosztów powstałych w wyniku wystosowania upomnienia (niem. Abmahnung)
Renoma znaku towarowego
BGH rozstrzygnął spory prawne w oparciu o Art. 9 ust. 2c Rozp. UE 2017/1001. Zgodnie z tym przepisem właściciel unijnego znaku towarowego ma prawo do uniemożliwienia osobom trzecim używania oznaczenia w obrocie handlowym, jeśli oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego, lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.
W pierwszym rzędzie BGH stwierdził, że znak towarowy „Öko-Test” cieszy się renomą w Unii Europejskiej. Okoliczności tego typu mogą zostać stwierdzone przez sąd nawet bez przeprowadzania dowodu, jeśli są one powszechnie znane. Niemniej w rozstrzygniętych sporach powód przytoczył zarówno inwestycje poczynione na promocję jak i wyniki badań opinii publicznej. Co ciekawe BGH uznał, że również inwestycje, które tylko pośrednio wpływają na popularyzację znaku towarowego, mogą być poczytywane na korzyść powoda. W odniesieniu do badania opinii publicznej BGH potwierdził, że wystarczające jest wykazanie popularności znaku towarowego w znacznej części obszaru Unii Europejskiej, które może być równoznaczne z terytorium jednego państwa członkowskiego. W konkretnym przypadku znajomość znaku przez ponad 50% przebadanych osób należących do zainteresowanych uczestników obrotu była wystarczająca.
Oceniając czy doszło do naruszenia znaku towarowego BGH wziął pod uwagę m.in. stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń oraz usług/towarów. Wprawdzie znak towarowy Öko-Test nie został użyty dla oznaczenia pochodzenia towarów, czyli w typowej funkcji znaku towarowego. BGH potwierdził jednak, że w przypadku znaku towarowego cieszącego się renomą wystarczające jest nawet użycie go w funkcji ozdoby w połączeniu z reklamą podmiotu trzeciego. W szczególności w rozstrzygniętych sprawach konsumenci utożsamiają logo używane przez pozwanych ze znakiem towarowym powoda.
Podsumowanie
Wyroki BGH wyraźnie uwidaczniają, że ochrona znaku towarowego cieszącego się renomą wykracza poza branżę, w której znak towarowy zasadniczo cieszy się ochroną. Może mieć to znaczenie dla różnego rodzaju strategii marketingowych zmierzających do kierowania ruchu na własną stronę internetową w oparciu o użycie cudzych znaków towarowych.
Sprawdź pełną ofertę Kancelarii
